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知的財産

IT企業が特許権を取得し、侵害されないための全方法

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IT企業では、日々の業務で特許権を取得すべき発明をすることも少なくありません。

自社で研究、開発を行った場合には、投下資本を効率よく回収するためにも、「発明」を独占的に利用したいという場合、特許権の登録をすることを検討すべきです。

また、独占的に利用する場合以外にも、他社にライセンスして利益を上げたいという目的のケースもあり得ます。

その発明が御社の中で占める重要性と投下資本、特許権を登録する手間とコストを比較し、特許権を取得するかどうか検討しましょう。

特許を取得する場合、開発した従業員との間で「職務発明」の処理が必要となります。また、取得した特許を他社に侵害されないよう適切な初動対応を行う必要があります。

今回は、IT企業が特許権を取得し、侵害されないようにするための全方法を、企業法務を得意とする弁護士が解説します。

1. 特許権は「登録」が必要

特許権を取得したいと考えるとき、何らの手続きも必要とせずに権利化できる著作権とは異なり、特許権の場合には、特許庁に対する登録手続が必要です。

「特許明細書」に発明の詳細な内容を記載し、特許庁に提出し、審査を受けます。特許明細書の記載が特許の範囲を確定するため、その記載方法を十分に検討してから行う必要があります。

特許登録を検討しているIT企業は、出願前に弁護士、弁理士>に相談するのがよいでしょう。

特許登録の詳しい流れは、次の通りです。

1.1. 特許出願

特許権を得るため、必要な書類を特許庁に提出する手続を「特許出願」といいます。

特許出願に必要な書類は、次の通りです。

  • 願書
  • 特許請求の範囲
  • 特許明細書
  • 必要な図面
  • 要約書
  • 印紙(出願手数料等)

1.2. 出願公開

出願から18か月経過後に、出願の内容が公開されます。

出願が公開されることにより、特許登録の要件である「新規性」が失われ、出願後になされた他社の発明が、特許を取得することができなくなります。

1.3. 方式審査

出願時に提出した書類が、特許庁の定める形式的要件を満たしているか、方式審査を行います。

形式的要件に不備がある場合には、特許庁長官から補正命令がなされ、補正しない場合には出願が却下されます。

1.4. 出願審査請求

出願から3年以内に出願審査請求をし、実体審査を受けます。

1.5. 拒絶理由通知への対応

実体審査の結果、特許権の拒絶理由があるとの心証に至った場合、審査官が、出願人に対して拒絶通知を行います。

これに対し、出願人は、意見書、手続補正書を提出することにより反論をし、発明の効果・作用について主張したり、特許請求の範囲を減縮したりして、発明の特許登録を目指します。    

1.6. 特許査定・特許審決への対応(特許登録)

実体審査の結果、拒絶理由がないとの心証にいたった場合には、審査官による特許査定、もしくは、審判官による特許審決により、特許をすべき旨の決定がなされます。

これらの決定の送達から30日以内に特許料を納付し、特許登録を行います。
                                           

2. IT企業が従業員から特許権を取得するための「職務発明」

特許を受けるために必要な「特許を受ける権利」は、発明者個人に属するのが原則です。

例えば、IT企業の指示と費用負担によって開発を進めていたとしても、実際の作業を行っていたプログラマに、最終的な発明の特許を受ける権利が帰属するというわけです。

しかし、会社が開発環境を整え、費用を負担しているにもかかわらず、従業員が特許権を取得するというのでは妥当ではありません。

そのため、次の「職務発明」の制度を利用し、会社が特許権を取得するようにします。

2.1. 「職務発明」となる発明の要件

職務発明となる発明は、その特許を受ける権利、特許権を、会社に原始的に帰属、もしくは、会社に譲渡させることを定めることが可能となります。

すなわち、職務発明となる発明とは、既に解説したとおり、発明にかかる費用負担などの観点から、従業員と会社との間の権利の調整が必要です。

職務発明となる発明の要件は、次の通りです。

  1. 従業者などの発明であること
  2. 使用者などの業務範囲に属する発明であること
  3. 従業者などの現在または過去の職務に属する発明であること

2016年4月から施行された改正特許法により、職務発明のルールは大きく変わりました。

具体的にいうと、これまで職務発明の場合、「原始的な特許の帰属は従業員、その後、会社に譲渡をさせることができる。」というルールであったのが、職務著作の場合と同様に「原始的な特許の帰属は会社。」と定めることができることになりました。

このため、2016年4月以降、職務発明を予定している会社では、就業規則、職務発明規程などの会社規程を変更する必要があります。

2.2. 会社規程での「職務発明」の定め方

既に解説したとおり、特許権、特許を受ける権利の譲渡を受けたり、特許を受ける権利の原始的な帰属を会社と定めるにあたり、発明の都度契約をするという方法もあります。

しかし、都度契約する方法であると、従業員が同意をしなかった場合に、会社が最終的に特許権を取得できなくなるおそれが否定できません。

したがって、事後的な協議にまかせるのではなく、就業規則、職務発明規程などの会社規程に定めを置くことによって、事前にルール作りをしておきましょう。

既に解説したとおり、2016年4月以降は、改正特許法により、特許を受ける権利を、会社に原始的に帰属させるという定めを置くことが可能となりました。

職務発明に関するルールを定める際、IT企業が注意したいポイントは、次の通りです。

2.2.1. 相当の利益を与える必要あり

あらかじめ特許を受ける権利を会社に帰属させる定めを置くためには、従業員に対して相当の利益を与えなければならないこととされています。

つまり、会社の一方的な都合で、無償で発明を奪い取ることはできないとされています。

対価の請求権は、発明を出願し、特許化しなかった場合でも支払わなければならないことから、すべての特許を受ける権利を会社に帰属させるのではなく、会社が選択したものに留める規定としておくのが適切です。

なお、2016年4月に施行された改正特許法で、「相当の対価」から「相当の利益」と改正され、金銭以外のものであっても、経済的な価値のあるものであればよいこととなりました。例えば、次のような利益が考えられます。

  • 昇進、昇給
  • ストックオプションの付与
  • 留学費用の負担

より柔軟な定め方ができるようになったことから、2016年4月以降に職務発明を予定しているIT企業では、職務発明規程の見直しが必要です。

2.2.2. 相当の利益の決定方法

相当の利益をどのように定めるかは、多くの裁判によるトラブルが頻発している、非常に難しい問題です。

従業員が「搾取されている。」「発明に見合った対価をもらっていない。」と不満を持つと、法的トラブルとなるためです。

具体的には、特許法に定められた次の点を考慮して、合理的な利益を決めることとなります。

  • 会社と従業員との間の協議の状況
  • 策定された基準の開示の状況
  • 従業員からの意見聴取の状況

2016年4月の改正特許法の施行の際、この「相当の利益」の問題についてはガイドラインが策定され、今後のトラブルは減少することが予想されます。

したがって、今後は、まずはガイドラインを検討し、ガイドラインにしたがった手続きによって相当の利益を決するのが原則であるといえます。

3. IT企業が発明を実施するための「通常実施権」

従業員との間で事前の取り決めを全くしておらず、以上で解説した「職務発明」の制度を利用できない場合であっても、「通常実施権」によって会社は特許発明を利用することができます。

つまり、従業員と会社との間の利害調整のため、仮に従業員が特許権を得た場合であっても、会社は、その権利を無償で利用することができると定められています(特許法35条1項)。

ただし、一応は発明の利用が可能であるというだけで「通常実施権」による利用は独占的なものではありません。

発明をした従業員自身も利用することができますし、また、従業員が他社にライセンスすることも可能となってしまいます。

したがって、開発を行っているIT企業であれば、原則として「職務発明」に関する手当を事前に行っておくべきです。

4. 特許権侵害を発見!IT企業の対応は?

では、以上の手続きによって適切に取得した会社の特許権を、他社が侵害していることを発見した場合、IT企業としてはどのように対応していけばよいかについて解説します。

なお、登録していた特許に無効原因がある場合には、特許権侵害であるとの主張は制限されますので、今一度、自社の特許発明についても再検討しておいてください。

4.1. 侵害製品、侵害行為を特定する

まず、他社が自社の特許権を侵害していると主張するためには、他社の商品が、自社の特許の「特許請求の範囲」内の発明を実施していることを証明しなければなりません。

そのため、まずは侵害品と考えられる製品を購入し、侵害行為を特定してください。

IT企業の有する特許の中には、製品を見ただけでは、特許権を侵害しているかどうかが一概にはわからないものも多いため、開発担当部署との協力の上で、他社の行為を精査します。

特許権侵害であるかどうかは、法律、技術の双方が関係する、非常に高度で専門的な判断となりますから、専門家のアドバイスを受けることが必要です。

4.2. 先使用権の調査をする

他社が、自社の特許権の「特許請求の範囲」内にあるとしても、相手方に「先使用権」が認められる場合、特許権侵害とはなりません。

相手方がその発明を先に使用している場合には、特許権を主張することができなくなります。

そのため、「先使用権」の有無を確かめるため、自社の特許登録の年月日、相手方製品の製造、販売の年月日を、客観的な資料を収集して調査します。

この際には、相手方の会社が発表しているパンフレット、ホームページ上の記載、広告、雑誌、新聞などが手掛かりとなります。

4.3. 損害額を算出する

損害賠償を主張する場合には、損害額を算出する必要があります。つまり、相手方の会社による特許権侵害で、自社がどれだけの損害を被ったかを主張立証する必要があります。

これは、容易ではないことから、特許法には「損害額の推定規定」が定められています。

「推定規定」によって損害額を算出する材料として、相手方製品の販売数量や、侵害行為がなければ販売できた自社製品の利益などを調査します。

5. あえて特許登録をしないという選択肢

IT企業の中には、あえて特許登録をせずに秘密を保持するという戦略をとった方がいいケースもありえます。

というのも、特許権を出願する場合、出願してから1年6か月後には、当該発明は公開されてしまうためです。

特許として登録されれば、その発明をそのまま真似ることはできないものの、参考とすることはできます。

全くの新規技術である場合、参考とされてライバルが出現するだけでも、先行者利益が損なわれるケースもあります。

また、日本においては特許権の効力は、出願日から20年間しか続かず、これを過ぎれば、どの企業もこの発明を実施することが可能となってしまいます。永遠に発明を独占しておくためには、特許登録をせずに秘密を保持するしかありませんん。

秘密保持の道を選んだ場合には、情報管理を徹底して、漏洩のないようにしなければなりません。情報が漏洩してしまえば、特許権で保護されていない以上、独占することができなくなるためです。

6. まとめ

IT企業の場合、特許権よりはむしろ著作権に関心がある会社が多く、「『ものづくり』ビジネスではないので特許権とは縁がない。」と考えている場合も少なくないようです。

しかし、一見特許とは関係のない分野のようにみえても、ビジネスモデル特許を有していたり、ITサービスについて特許が関係してきたりといったケースもあります。

会社がコストをかけて開発を行う場合には、従業員や提携先とのトラブルを未然に防止するため、就業規則、職務発明規程などの会社規程の見直しは必須です。

特に、2016年4月施行の改正特許法への対応は怠らずに進めてください。

当事務所では、提携する弁理士と協力の上、IT企業のための知的財産権の活用に力を入れています。

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