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自社サービスの商標権を取得するかの判断基準と、侵害対応

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自社で開発したアプリやサービスに名称を付けるとき、その名称について、「商標権」を取得した方がよいケースがあります。

商標権を取得すべきであるかは、商標権の効果をよく理解した上で、御社の状況、アプリやサービスの種類などを考慮してケースバイケースで決定する必要があります。

商標権を取得すべきであるかについて正しく判断しなければ、類似商標や、いわゆる「パクリ」の横行によって自社の利益が損なわれたり、商標権が認められる可能性の薄いものに対して専門家費用を支出してしまったりとうおそれがあります。

自社の名付けたアプリやサービスの名称、ロゴなどを確実に保護したい場合には、弁護士、弁理士など商標権の専門家に相談しましょう。

今回は、自社サービスの商標権を取得するかどうかの判断基準と、他社から商標権侵害を受けた場合の初動対応を、企業法務を得意とする弁護士が解説します。

1. 商標権を取得すべき理由

商標権を取得する大きなメリットは、商標権を取得した商品、サービス名を、独占的に利用できることです。

すなわち、他社が、自社の商品名、サービス名、アプリ名と同一、類似の名称を利用することを防止できます。

その名称を、広告費をかけて宣伝するような場合、特に大きな意味があります。

大々的に宣伝広告費をかけるにもかかわらず商標権を取得していないとすると、類似の名称の商品、サービスが多く出現することを止めることができず、自社の商品が十分に売れなくなってしまいます。

それだけでなく、他社が、自社の宣伝広告費をかけた名称を商標登録してしまうと、他社にライセンス費用や譲渡費用を支払わない限り、もはや商標を利用できなくなり、宣伝広告費の無駄遣いとなりかねません。

2. 商標権を取得すべきでないケース

商標権の効果は、既に説明したとおり、商標権を取得した名称を独占的に利用できることにあります。

したがって、他社がマネするメリットがそこまで大きくなく、独占的に利用しなくても問題ない場合には、特に商標権を取得しておく必要はないという判断もあり得ます。

商標出願も無料ではありませんから、商標出願にかかる費用と商標権を取得するメリットのバランスを考慮して決する必要があります。

「商標権を出願しない。」という判断をとる場合の例は、次のような場合です。

  • マイナーな名称である場合
  • 広告費をあまり投下していない場合

また、既存商標を調査した結果、同じ指定商品役務の範囲内に、類似の商標が発見された場合にも、商標権取得はできませんが、この場合には名称変更を検討すべきです。

商標権が登録できるかどうかは、商標法の知識、経験、特許庁の判断の傾向などを踏まえた専門的な検討が必要となります。

3. 商標権を取得しない場合の会社の対応

商標権を取得しないことを選択したとしても、商品名、サービス名、アプリ名を丸パクリされれば、会社には損害が生じる可能性が高いといえます。

そのため、商標権を取得しなかったとしても、商標法以外の法律によって、会社としての適切な対応を検討しておく必要があります。

すなわち、他社による名称の利用の態様によっては、不正競争防止法違反となったり、民法違反となったりする場合が考えられます。

3.1. 不正競争防止法の「混同惹起行為」

不正競争防止法では、商標法によって商標権を付与されて保護されるケース以外であっても、「不正競争」行為である場合、これを防止する方法が規定されています。

不正競争防止法で不正競争であるとして禁止されている「混同惹起行為」とは、次の通り定義されています。

 不正競争防止法2条1項1号 

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

「混同惹起行為」にあたり不正競争行為となる場合、不正競争防止法によって、差止請求、損害賠償請求ができます。

出所表示を保護する、すなわち、「誰がこの商品、サービスを提供しているのか。」という点について顧客の信頼を保護する意味では、商標法による保護と考え方は共通です。

ただし、不正競争防止法上の「混同惹起行為」によって保護を受けるためには「需要者の間に広く認識されているもの」である必要があります。

したがって、マイナーなアプリ名、商品名、サービス名などをこの混同惹起行為によって保護することはできず、あくまでも著名なものに限られます。

3.2. 民法の不法行為

一般に、故意または過失によって行った違法な行為によって、損害を与えた場合には、民法の不法行為のルールに基づいて、その損害を賠償しなければなりません。

したがって、商標権を取得していない場合であっても、違法行為と損害との間の因果関係が証明できるときは、損害賠償を請求することが可能です。

4. マルアールマーク「®」を活用すべきケース

特許庁に登録された商標を使用する際に、「®」というマークを付するケースがよく見られます。マルアールマークといいます。

商標法では、商標を使用するときには、商標登録表示をすることを努力義務としています。

 参考 

商標についてアールマークを付けることは「努力義務」であるため、必ずマルアールマークを付さなければ商標を使用してはならないわけではありません。

また、マルアールマークを付さないことによるペナルティもありません。

ただし、日本以外の海外では、商標表示が義務となっている国もあるため注意が必要です。

マルアールマークを付すことによって、商標が普通名称化することを防止するという付随的な機能もあります。

普通名称化してしまうと、商標権登録の効果が及ばなくなってしまうため、他社が御社の商標を適法に利用している場合にも、マルアールマークを付すことを要求することによって、普通名称化することを回避する努力をすべきです。

ただし、登録されていない商標に対して商標登録表示をった場合には、虚偽表示として罰則の対象となります。

5. 登録した商標を他社に侵害された場合の初動対応

以上の検討によって、商標権の登録を行うという選択をした場合には、登録した商標を他社が侵害していることが発覚したら、スピーディに適切な初動対応を行う必要があります。

他社の侵害行為を放置しておいては、商標権の登録を行って保護しようとした、商品名、サービス名、アプリ名の独占的利用が侵害され、投下した宣伝広告費の回収が困難となります。

他社の商標権侵害を発見した場合の適切な対応について、弁護士が解説します。

5.1. 侵害行為と相手方の特定

まず、自社の登録した商標権を侵害している商品やサービス、アプリを発見した場合には、侵害行為と相手方を特定する必要があります。

そのため、まずはその商品等を購入し、製造元、販売元を特定してください。

併せて、侵害性があるかどうかを判断するため、その名称、マーク、ロゴなどを使用した製品、広告、パンフレット、ホームページなどを入手します。

5.2. 侵害性の判断(類比判定)

商標権の侵害となるかどうかは、相手方と自社の標章を比較し、外観、称呼、観念という3つの観点から、同一又は類似であり、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるかを判断します。

その過程で、再度、自社の登録している商標権の内容を、商標公報などによって確認しておきましょう。

商標権侵害となるかどうかの判断は、非常に専門的なものであるため、警告書の送付を依頼する弁護士に検討してもらうのがよいでしょう。

5.3. 不使用取消しについて

商標権者が、継続して3年以上登録された商標を使用していないときは、商標の登録取消しの審判を請求できます。

そのため、自社における登録商標の使用実態を確認し、「不使用取消し」を請求されないよう注意が必要です。

6. まとめ

「商標権を登録して商標法の保護を受けるべきかどうか。」は、必ず正解のあるものではなく、会社の状況や商品名、サービス名の種類によってケースバイケースの対応が必要です。

商標権を登録することとなった場合には、他社からの侵害に対してスピーディに対応する必要があります。

商標権をめぐる会社の経営方針は、専門的な法律判断の伴う問題であることから、知的財産について詳しい弁護士に、お気軽に法律相談ください。

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